文/北京市集佳律師事務(wù)所 黃慧
《商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》（簡稱《征求意見稿》）中新增了對惡意注冊商標(biāo)無效勝訴后的強(qiáng)制移轉(zhuǎn)制度，該制度的設(shè)想是為了規(guī)制惡意注冊人無效敗訴前后持續(xù)重復(fù)申請、導(dǎo)致循環(huán)案件而量身定制。這再次展示了我國持續(xù)、加強(qiáng)打擊惡意注冊的決心和力度。
《征求意見稿》第四十五條【相對理由無效宣告及商標(biāo)移轉(zhuǎn)】規(guī)定：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十八條、第十九條、第二十條第一款、第二十三條、第二十四條、第二十五條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門宣告該注冊商標(biāo)無效。對違反本法第十八條（馳名商標(biāo)保護(hù)）、第十九條規(guī)定（代理人、代表人、利害關(guān)系人搶注），或者違反本法第二十三條（保護(hù)在先權(quán)利）規(guī)定以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)的，在先權(quán)利人可以請求將該注冊商標(biāo)移轉(zhuǎn)至自己名下。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。
根據(jù)《征求意見稿》的上述規(guī)定，在基于相對理由的無效宣告程序中，在先權(quán)利人多了一種全新選擇，即請求將爭議商標(biāo)直接轉(zhuǎn)移至自己名下。這無疑給在先權(quán)利人打了一針強(qiáng)心劑，并且對于保護(hù)商標(biāo)權(quán)益、促進(jìn)市場競爭和維護(hù)公平交易具有重要意義。在下文中，作者將分析這一設(shè)想的重要意義與潛在問題。
立法背景
根據(jù)現(xiàn)行商標(biāo)法律法規(guī)，在先權(quán)利人可以請求宣告惡意注冊商標(biāo)無效，但無法將其強(qiáng)制轉(zhuǎn)移至自己名下。這給在先權(quán)利人帶來了不少的問題和困擾。原因在于，在先權(quán)利人對惡意注冊商標(biāo)提起無效宣告申請只是第一步，更為重要的是希望獲得商標(biāo)的專用權(quán)，因此通常需要在提起無效宣告程序的同時(shí)提交新的商標(biāo)申請。這種方式看似簡單直接，但實(shí)際上并不容易操作。
我們知道，無效宣告和新申請的審查時(shí)限存在明顯差異：目前新申請的審查時(shí)限在4個(gè)月左右，明顯快于無效宣告。在先權(quán)利人的新申請將可預(yù)見地面臨駁回、復(fù)審和兩審行政訴訟，全程耗時(shí)可能達(dá)到20個(gè)月左右。然而，惡意注冊人也可以通過參與無效宣告以及隨后的行政訴訟來維持爭議商標(biāo)的有效性，這個(gè)過程可能長達(dá)36個(gè)月左右。雖然近期出臺的《評審案件中止情形規(guī)范》對減少在先權(quán)利人重復(fù)申請和窮盡法律程序的負(fù)擔(dān)有所幫助，但惡意注冊人仍然可以以自己或關(guān)聯(lián)公司的名義重復(fù)申請與爭議商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，這無疑會給在先權(quán)利人的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)過程帶來更多障礙，導(dǎo)致在先權(quán)利人的新申請很難被核準(zhǔn)。一言蔽之，在先權(quán)利人在我國重新獲得商標(biāo)權(quán)利的過程可能會十分漫長且成本高昂，往往需要投入大量的時(shí)間成本與金錢資源。
如何看待強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度的設(shè)想
在上述背景下，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度的設(shè)想再次展示了我國對于打擊惡意注冊的決心。這一制度如能實(shí)施，將與無效宣告程序、駁回復(fù)審中止情形打出“組合拳”，提供一種獨(dú)特且高效的應(yīng)對商標(biāo)惡意注冊的解決路徑。
這一創(chuàng)新制度的設(shè)想令人興奮不已。它不僅意味著可以節(jié)省在先權(quán)利人的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本，同時(shí)也能有效降低惡意注冊商標(biāo)對在先權(quán)利人造成的重復(fù)申請、窮盡法律程序等困擾，還能大大節(jié)約行政、司法各方資源，直面了在先權(quán)利人長期以來在商標(biāo)授權(quán)過程中的痛點(diǎn)，并充分回應(yīng)了商標(biāo)實(shí)踐中的關(guān)切。
這一制度實(shí)際上借鑒和吸收了其他國家的類似制度，同時(shí)又結(jié)合了我國特色和適應(yīng)我國國情的需求。將惡意注冊商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移給在先權(quán)利人的做法在其他國家、地區(qū)的法律中并不鮮見。例如，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、《歐盟商標(biāo)指令》、《德國商標(biāo)法》等國際公約和部分國家的立法都提供了相似的救濟(jì)手段。《統(tǒng)一域名爭議解決政策》也為投訴人提供了類似的救濟(jì)措施，投訴人通過行政專家組程序可獲得的救濟(jì)措施應(yīng)限于要求注銷爭議域名或?qū)幾h域名轉(zhuǎn)移給投訴人。
綜上所述，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度的設(shè)想是我國在打擊惡意注冊方面的重要舉措。如果能夠在實(shí)踐中得以落實(shí)并充分發(fā)揮作用，將對有效保護(hù)商標(biāo)權(quán)益、優(yōu)化商標(biāo)授權(quán)過程產(chǎn)生積極影響。
重要意義
商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度一旦真正執(zhí)行，將在我國商標(biāo)實(shí)踐中扮演重要角色，對于維護(hù)合法商標(biāo)權(quán)益、促進(jìn)公平競爭以及保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益均具有重要意義。合理運(yùn)用商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度可以構(gòu)建一個(gè)更為公平、有序的商業(yè)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。
首先，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移毫無疑問將有助于維護(hù)在先權(quán)利人的合法權(quán)益。在先權(quán)利人將可以充分運(yùn)用這一新型手段來有效地保護(hù)自己的商標(biāo)，降低商標(biāo)被濫用或侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
其次，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移將有助于促進(jìn)公平競爭。商標(biāo)是企業(yè)區(qū)分自身產(chǎn)品或服務(wù)與競爭對手的重要商業(yè)標(biāo)識，其合法使用應(yīng)該受到充分保護(hù)。如果某些企業(yè)通過不正當(dāng)手段注冊并使用他人的商標(biāo)，將會擾亂市場秩序，貶損在先權(quán)利人苦心經(jīng)營而建立的商譽(yù)。通過商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移，將可以迫使侵權(quán)方停止非法行為，恢復(fù)公平競爭環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)之間的良性競爭。
最后，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移對于保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益具有積極意義。商標(biāo)是消費(fèi)者辨別商品或服務(wù)質(zhì)量、品牌信譽(yù)和來源的重要載體，消費(fèi)者有權(quán)享受到合法商標(biāo)所代表的品質(zhì)與信譽(yù)。如果存在不法的商標(biāo)使用行為，消費(fèi)者可能因此購買到劣質(zhì)產(chǎn)品，逐漸削弱對品牌的信賴。通過商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移，可以及時(shí)制止、防止不法使用商標(biāo)對消費(fèi)者造成的損害。
綜上所述，商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度如能實(shí)施，將對于維護(hù)在先權(quán)利人商標(biāo)權(quán)益、促進(jìn)市場主體間的公平競爭以及保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益具有積極意義。
潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)
然而，該種制度的實(shí)際運(yùn)用存在附加條件和諸多限制。《征求意見稿》第四十六條規(guī)定：國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門“認(rèn)為還存在其他應(yīng)當(dāng)宣告無效的事由，或者雖然請求轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的理由成立，但商標(biāo)轉(zhuǎn)移容易導(dǎo)致混淆或者其他不良影響的，應(yīng)當(dāng)作出宣告該注冊商標(biāo)無效的裁定”。
商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移可能面臨一些潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下幾點(diǎn)：
1.如果被要求進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的商標(biāo)存在質(zhì)押或法院凍結(jié)的情況，轉(zhuǎn)移過程可能會遇到困難。此時(shí)，我們需要考慮爭議商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓是否會產(chǎn)生其他不利影響。如果國家知識產(chǎn)權(quán)局決定將爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給在先權(quán)利人，是否與《民法典》第四百四十四條產(chǎn)生抵觸和沖突，即“知識產(chǎn)權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)出質(zhì)后，出質(zhì)人不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，但是出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)商同意的除外。出質(zhì)人轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用出質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)所得的價(jià)款，應(yīng)當(dāng)向質(zhì)權(quán)人提前清償債務(wù)或者提存。”
2.被強(qiáng)制轉(zhuǎn)移商標(biāo)的新所有人（在先權(quán)利人）可能面臨撤銷三年不使用申請的風(fēng)險(xiǎn)，這是一個(gè)嚴(yán)肅的問題。根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，在商標(biāo)注冊后的三年內(nèi)若未被使用，任何人都可以提出撤銷申請。因此，新的商標(biāo)所有人如果面臨撤銷三年不使用程序，應(yīng)確保所提交的使用證據(jù)合法有效，以維持商標(biāo)的有效性并避免被撤銷。如果在先權(quán)利人剛剛通過強(qiáng)制轉(zhuǎn)移獲得商標(biāo)就被他人提起了撤銷三年不使用程序，如何提交合法的使用證據(jù)來維持注冊呢？如果以商標(biāo)剛剛被強(qiáng)制轉(zhuǎn)移尚未投入真實(shí)商業(yè)使用為由，能否構(gòu)成不使用的“正當(dāng)理由”呢？
3.根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，“轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，商標(biāo)注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。”然而，如果被裁定強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的商標(biāo)是原注冊人持有的眾多近似商標(biāo)中的一枚，國家知識產(chǎn)權(quán)局是否應(yīng)該裁定將其他近似商標(biāo)全部轉(zhuǎn)讓給合法權(quán)利人？這涉及到審理范圍和程序合法性的問題，同時(shí)也有可能與商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度的初衷相悖。如果國家知識產(chǎn)權(quán)局決定將所有近似商標(biāo)一并轉(zhuǎn)讓給合法權(quán)利人，則已然超出強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的審理范圍。如果不要求一并轉(zhuǎn)讓，則可能會導(dǎo)致不同主體持有近似商標(biāo)，而這些主體往往具有競爭關(guān)系。這種情況一旦發(fā)生，可能導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，從而引發(fā)更多問題。因此，在保護(hù)在先權(quán)利人的同時(shí)，也需要考慮到審理范圍和程序的合法性。
4.根據(jù)《征求意見稿》第四十六條，“轉(zhuǎn)移注冊商標(biāo)的裁定作出后、生效前，商標(biāo)注冊人不得處分該商標(biāo)，但為維持該注冊商標(biāo)有效所作出的處分除外”。這意味著商標(biāo)注冊人在強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的裁定生效前不得對商標(biāo)做出任何處分，但沒有義務(wù)維持商標(biāo)的有效性。如果商標(biāo)注冊人故意利用行政程序延緩強(qiáng)制轉(zhuǎn)移裁定的生效，并不及時(shí)續(xù)展?fàn)幾h商標(biāo)，或?qū)λ颂崞鸬某蜂N三年不使用申請不答辯而導(dǎo)致商標(biāo)失效，國家知識產(chǎn)權(quán)局能夠追究商標(biāo)注冊人的責(zé)任嗎？如果可以，又應(yīng)該采取怎樣的懲罰措施呢？我們期待看到國家知識產(chǎn)權(quán)局能夠推動完善相應(yīng)的配套措施，以維護(hù)商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度的權(quán)威性。
作者建議
由于修訂草案尚未最終通過，仍然建議在先權(quán)利人重新申請自己的商標(biāo)，并考慮采取無效宣告、行政訴訟、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓談判等多種手段應(yīng)對在先惡意注冊，為自己的重新申請掃清障礙，提高重新獲得權(quán)利的成功率。目前，尚不能完全寄希望于爭議商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移的實(shí)施，仍然建議多管齊下，做好多手準(zhǔn)備。
即使商標(biāo)強(qiáng)制轉(zhuǎn)移制度被正式實(shí)施，如果爭議商標(biāo)與在先權(quán)利人實(shí)際使用的商標(biāo)并不完全相同，或者因?yàn)槟撤N原因，國家知識產(chǎn)權(quán)局不同意轉(zhuǎn)讓爭議商標(biāo)，在先權(quán)利人屆時(shí)再次申請新商標(biāo)則可能遭遇更多困難、耗時(shí)更長。在這種情況下，建議在先權(quán)利人咨詢專業(yè)律師或代理機(jī)構(gòu)的意見，根據(jù)自身情況制定快速、有效和全面的解決方案。